La moda y la propiedad intelectual

CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE FORMA

La protección al diseño industrial surge a partir de la concesión del registro que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio²⁰⁷. El registro desempeña un rol fundamental, pues es constitutivo de derechos²⁰⁸. Su obtención permitirá que el titular pueda ejercer todas las prerrogativas que surgen del mismo²⁰⁹.

Para acceder al registro, existe un procedimiento único, de manera que todos aquellos sujetos que pretendan beneficiarse de la protección deberán seguir los pasos previstos en la decisión andina.

En Colombia, el registro presenta un interés fundamental, pues condiciona el acceso a la protección²¹⁰. En efecto, antes de presentar la solicitud ante la SIC, el diseñador deberá tener en cuenta los requisitos de fondo explicados en el capítulo anterior, y adicionalmente deberá cumplir una serie de formalidades previstas por el legislador andino.

Asimismo, el registro “crea en beneficio del solicitante una presunción simple de propiedad” ²¹¹; precisamente, el artículo 126 de la Decisión andina 486 establece que, cumplidos los requisitos exigidos por la norma, se concederá el registro del diseño industrial a quien lo haya solicitado. En el evento de un registro fraudulento, es decir, que un tercero no autorizado o que sin ser el autor obtuvo el registro desconociendo al verdadero propietario²¹², la legislación andina establece que este último pueda ejercer una acción reivindicatoria para que el derecho sea transferido durante el trámite de concesión o después de concedido el derecho al verdadero propietario²¹³.

El registro también crea una presunción simple de novedad²¹⁴; así pues, en el evento de que el diseño no sea novedoso, puede solicitarse la nulidad del acto administrativo que lo concede ante la jurisdicción contenciosa administrativa²¹⁵.

Finalmente, es un instrumento eficaz de protección para aquellos países que no prevén en su legislación interna la teoría de la Unidad de Arte²¹⁶, en virtud de la cual el dibujo o modelo puede beneficiarse de la doble protección del derecho de autor y del diseño industrial.

La concesión del registro supone, entonces, que el solicitante ha cumplido una serie de exigencias que involucran el estudio de cada caso por parte de la SIC. Para ello, el diseñador de moda que quiere solicitar la protección deberá haber verificado que su solicitud corresponda al objeto de protección descrito por el legislador andino. En ese orden, los diseñadores de moda podrán acceder a las bases de datos local y de las diferentes oficinas de propiedad industrial para determinar si la solicitud reúne las condiciones de fondo²¹⁷, esto es, la novedad y el aporte arbitrario. En resumen, el registro es la conditio sine qua non para obtener el derecho²¹⁸.

Para los diseñadores de moda, el registro brinda seguridad jurídica a sus creaciones. Es la prueba por excelencia que proporciona certitud de la fecha de creación del dibujo o modelo de moda. Tendrán un término de protección correspondiente a 10 años para explotar de manera directa o indirecta el diseño industrial.

Su concesión implica un control sobre las condiciones de forma y de fondo que exige el legislador andino para beneficiarse de la protección por parte de la Superintendencia. Así, el examen se surtirá en dos tiempos: inicialmente, la SIC efectuará un examen de forma (Sección 1), y procederá posteriormente a realizar un examen de fondo²¹⁹ (Sección 2).

SECCIÓN 1. EXAMEN DE FORMA

El examen de forma permite garantizar que las formalidades del registro han sido cumplidas por el solicitante²²⁰. Su práctica comporta consecuencias importantes, pues aquel que no presente la solicitud conforme las exigencias previstas por el legislador andino será rechazado.

De la práctica de la SIC puede inferirse que el examen de forma se surte en dos tiempos. Inicialmente, la oficina de propiedad industrial realiza un examen preliminar (Parágrafo 1), para luego realizar un verdadero control de forma (Parágrafo 2).

§. 1. EL EXAMEN PRELIMINAR

La SIC realizará un estudio preliminar de la solicitud con el fin de verificar que corresponda al formato exigido para los diseños industriales. Deberá agregarse la representación gráfica o fotográfica del dibujo o modelo. La Decisión andina precisa que, si se trata de un dibujo bidimensional, puede presentarse una muestra del producto que incorpora el diseño²²¹.

Al respecto, debe recordarse que, en la moda, los dibujos bidimensionales tienen mucha importancia, pues esta se manifiesta en dibujos, fotografías, gráficos, patrones o, en el caso de los textiles, a través de muestras de telas, texturas o configuraciones. Consciente de ese esfuerzo, el régimen andino permite que la solicitud se acompañe de dicha muestra²²².

En ese orden, el diseñador puede aportar en la solicitud un solo diseño industrial o máximo cinco cuando se pretenda la protección de una familia de diseños²²³. Esta última hace referencia a que los diferentes productos que comparten un mismo concepto de diseño, presentan un mismo manejo en los rasgos de la forma²²⁴. Ahora, es necesario señalar que la familia de diseños no corresponde a variaciones de un mismo diseño, ni tampoco partes o secciones de un mismo objeto ²²⁵. Así, por ejemplo, puede presentarse como familia de diseños una falda, una camiseta, una pañoleta y unas botas; pese a que son productos independientes, comparten el mismo concepto de design.

De la misma manera, si el diseño de moda fue objeto de transferencia a un tercero, deberá adjuntarse el documento que la contiene; generalmente, estas transferencias adoptan la modalidad de un contrato de cesión de derechos²²⁶.

Ahora bien, si el solicitante quiere valerse del derecho de prioridad, este deberá indicarlo en la solicitud aportando el título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero²²⁷. Finalmente, deberá acreditar si actúa directamente o por intermedio de apoderado²²⁸, adjuntando el comprobante del pago de las tasas exigidas por la SIC²²⁹. Este procedimiento tiene por objeto verificar que la solicitud cumpla con los requisitos mínimos para ser admitida a trámite²³⁰. Precisamente, el inciso final del artículo 119 de la decisión andina reitera que:

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Con esta norma se quiere insistir en la importancia de presentar la solicitud con todas las exigencias de la ley. Su indebida presentación hace que la solicitud no sea admitida a trámite; ello significa que no se iniciará ninguna actividad por parte de la SIC y que, adicionalmente, no se le asignará fecha de presentación a la solicitud.

La no asignación de la fecha de presentación es una consecuencia grave para el diseñador, debido a que esta permite determinar el estado de la técnica que se tendrá en consideración para analizar la novedad y también permitirá establecer a partir de qué momento el titular puede reivindicar prioridad. En la moda, este aspecto cobra particular importancia debido a que las creaciones parten de otras preexistentes; así pues, la asignación de la fecha de presentación limita las anterioridades más próximas que podrían afectar la novedad del dibujo o modelo que se pretende proteger.

Ahora, si la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la norma, será admitida a trámite y se le asignará fecha de presentación, con lo cual se dará inicio al verdadero examen de forma (Parágrafo 2).

§. 2. EL VERDADERO EXAMEN DE FORMA

Admitida la solicitud a trámite con la correspondiente fecha de presentación, el examinador deberá identificar el objeto que se pretende proteger a la luz de lo dispuesto en la clasificación internacional de Locarno²³¹.

Para estos efectos, la clasificación internacional de Locarno presenta “un carácter administrativo” y no es obligatorio respecto de la naturaleza y el alcance de la protección del dibujo o modelo²³². En lo que se refiere a indumentaria y moda, las clases que cobran particular importancia son la 2, relativa a artículos de vestir y mercería; la 3, correspondiente a artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales no comprendidos en otras clases; la 5, referente a artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural; la 10, para artículos de relojería, y la 11, de objetos de adorno²³³.

Establecida la clasificación²³⁴, el examinador, nuevamente, verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados y, adicionalmente, observará que la solicitud cumpla varios requisitos:

a) el requerimiento de registro del diseño industrial;

b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;

e) el nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro;

g) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,

h) la firma del solicitante o de su representante legal.

En ese orden, la Superintendencia cuenta con un término de 15 días hábiles para identificar si la solicitud cumple con los requisitos citados anteriormente. El resultado de este primer examen puede conducir a señalar que el solicitante no cumple con las exigencias enunciadas. Para este efecto, el artículo 120 de la legislación en cita prevé que la SIC otorgará un plazo al solicitante de 30 días para que las complete.

Este plazo puede prorrogarse por una sola vez y por el mismo término sin que pierda prioridad. En el evento en que el solicitante no dé cumplimiento a este requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá la prioridad.

Justamente, el Artículo 120 del régimen andino establece:

La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los Artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud (resaltado fuera de texto).

Las consecuencias de no cumplir con las formalidades previstas son gravosas para el solicitante, pues la solicitud podrá considerarse como abandonada perdiendo la prioridad. En lo que concierne a la moda, ser considerado primero en el tiempo presenta un efecto muy importante, pues el diseñador impondrá las tendencias y el estilo que otros seguirán en sus propias creaciones. Además, los competidores que quieran emplear los diseños protegidos deberán solicitar de manera previa la autorización del designer. En consecuencia, el diseñador que logre imponer el primer design será aquel que fijará y que permitirá explotar económicamente el diseño industrial. Igualmente, tendrá mejores posibilidades de éxito en la defensa de sus derechos en el marco de una infracción.

Ahora, es necesario establecer que el hecho de someter la solicitud de registro ante la SIC no afectará su novedad porque la legislación andina establece que debe mantener su confidencialidad²³⁵. Así, si la solicitud responde a las exigencias de forma será publicada²³⁶, se da inicio al examen de fondo (Sección II).

SECCIÓN 2. EL EXAMEN DE FONDO

La publicación cumple una función muy importante, pues hace que el registro sea oponible a terceros. Antes de la publicación, los terceros no pueden tener acceso al dibujo y modelo solicitados, salvo que medie consentimiento expreso por parte del solicitante o cuando un tercero acredite que el solicitante había intentado hacer valer su derecho frente a él antes de la publicación²³⁷. Salvo esas excepciones, si un tercero quiere oponerse a una solicitud de registro, deberá esperar la publicación del diseño industrial solicitado. En consecuencia, la publicación permite deducir que la solicitud satisfizo el examen de forma efectuado por la SIC.

Ahora bien, la publicación de la solicitud del diseño tendrá un plazo de duración de 30 días. De lo dispuesto en el régimen andino pareciera que este examen se reserva únicamente a determinadas situaciones (Parágrafo 1). Sin embargo, el Tribunal Andino de Justicia y la práctica de la Superintendencia de Industria y Comercio muestran que este examen se aplica de manera generalizada a otras (Parágrafo 2).

§.1. UN EXAMEN DE CARÁCTER RESTRICTIVO

De la lectura de los Artículos 122 y 124^[238] de la decisión andina 486, puede señalarse que este examen se reserva para dos eventos, a saber, la oposición (A) y la falta de novedad manifiesta (B). La legislación andina limita entonces el examen de fondo siempre que un tercero logre probar que tiene un mejor derecho sobre el diseño solicitado, o cuando la SIC juzgue a título oficioso que el diseño industrial no es nuevo.

A. LA OPOSICIÓN

El derecho de oposición consiste en la facultad que le asiste a un tercero que presenta legítimo interés a oponerse a la solicitud de registro de diseño industrial después de su publicación. En ese sentido, el Artículo 122 de la decisión andina establece:

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Después de publicada la solicitud, quien posea un legítimo interés puede oponerse a la misma en un término de 30 días siguientes a su publicación. En materia de diseños industriales, la jurisprudencia es escasa; sin embargo, el TAJ, a propósito de las marcas, ha señalado que el legítimo interés es la condición sine qua non para que la oposición sea aceptada por la oficina nacional competente. En ese sentido, precisó que solamente presenta legítimo interés quien se siente perjudicado²³⁹.

Acorde con lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia, para identificar al “perjudicado” deberá analizarse la razón que motiva la oposición. En ese orden y atendiendo a las reglas de los diseños industriales, existen dos clases de circunstancias que pueden causar un perjuicio: razones de interés particular y razones de interés público.

En el primer caso, es decir, las razones de interés particular, solo tendrá legítimo interés quien tenga previamente registrado un dibujo o modelo²⁴⁰, quien haya reivindicado prioridad respecto de una solicitud anterior²⁴¹, o cualquier persona que sea titular de otro derecho de propiedad intelectual²⁴², por ejemplo, un derecho de autor, un derecho sobre una marca previamente registrada o una patente.

En el segundo evento, a saber, cuando se trata de razones de orden público, se considerará que tiene legítimo interés cualquiera que considere que se trata de un dibujo o modelo industrial que atenta contra la moral o el orden público, o cuando se trata de diseños industriales dictados “exclusivamente” por consideraciones técnicas o por la realización de una función técnica, o respecto de diseños industriales que consisten únicamente en una forma cuya reproducción exacta es necesaria para que el producto al cual se incorporan los diseños industriales pueda a su vez incorporarse mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte²⁴³.

El legítimo interés deberá ser probado en todos los casos²⁴⁴. Esto se hace con el fin de evitar oposiciones abusivas y temerarias sancionadas en el Código General del Proceso²⁴⁵.

Así, las oposiciones deberán ser fundadas y deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente dentro del plazo previsto en la ley, es decir, 30 días contados a partir de la publicación²⁴⁶. Dicho plazo podrá ser prorrogado a petición de parte por otro término igual para sustentar la oposición.

Transcurrido dicho término, el solicitante podrá pronunciarse respecto de la oposición presentada y se le concederá un plazo de 30 días para contestarla²⁴⁷. Deberá exponer sus argumentos y pruebas para que la solicitud de registro de diseño industrial sea de recibo.

La oposición será analizada por el examinador al mismo tiempo que se realiza el examen de fondo del diseño industrial solicitado. Se valorarán las pruebas que la sustentan, generalmente se trata de pruebas documentales y escritas²⁴⁸, sin perjuicio de que puedan admitirse otra clase de pruebas.

Es una herramienta procesal muy importante puesto que es más sencillo atacar la solicitud durante el proceso de concesión que cuando se ha proferido una resolución por el cual se concede el registro, debido a que la resolución tiene el carácter de acto administrativo, el cual goza de una presunción de validez²⁴⁹ que solamente puede ser atacada mediante una acción de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa²⁵⁰.

Ahora bien, el legislador andino también contempló otra situación: la falta de novedad manifiesta.

B. FALTA DE NOVEDAD MANIFIESTA

Como se vio en la sección anterior, la novedad es un requisito esencial para que se conceda la protección del diseño industrial; sin esta condición, este último no podrá ser protegido.

Pese que a la norma no define qué es la ausencia de novedad manifiesta, la práctica de la SIC permite inferir que esta regla hace referencia a que de manera evidente la solicitud del diseño industrial presenta una anterioridad que hace que la solicitud no sea suficientemente novedosa, ya sea porque existe una anterioridad idéntica, ya sea por cuanto presenta diferencias secundarias respecto de las existentes²⁵¹.

Tratándose de la falta de novedad manifiesta, la Superintendencia se encuentra obligada a realizar el examen de fondo de manera oficiosa, es decir, deberá determinar si cumple con el requisito de novedad y en caso de no presentarse deberá negar el registro del diseño. En lo que concierne a la industria de la moda, la Superintendencia se ha pronunciado por la negativa a la concesión particularmente respecto del sector del calzado por ausencia manifiesta de este requisito²⁵².

Ahora bien, de lo expuesto pareciera que el legislador andino reservó este examen de fondo únicamente a estos dos eventos. En efecto, el Artículo 124 establece:

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Sin embargo, este examen se extendió a otras hipótesis en razón de un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia (Parágrafo 2).